连载39——制备方法专利侵权与创造性判断（上）

2024-01-02

专利侵权

郑希元, 刘国伟. 《医药新技术与专利法》[M]. 北京: 知识产权出版社, 2022, 163-166.制备方法专利涉及化合物、晶型、制剂、中药和生物药等产品的化学或生物制备方法、精制或纯化方法的更新与改进。此外，药物中间体的制备专利保护对于药物合成方法专利有着很好的补充增强作用，杂质的制备与分离，中药单体的提取、分离、纯化以及中药提取物的制备相关专利，对于产品的精制与质量控制也是一个很好的补充。制备方法专利应该具备以下创新点或者有益效果：①提高产率；②改善质量；③节约能源；④防治环境污染；⑤避免使用毒性试剂和溶剂；⑥使用非复杂和非昂贵的起始物料；⑦容易分离和提纯最终产物；⑧容易按比例扩大生产规模等。但是方法类专利存在一定的局限性，例如内容不可变、侵权举证困难以及专利公开内容有可能会被竞争对手利用从而反过来限制自身等。所以，国外医药企业会把一些技术可保密性较强（不易通过反向工程破解）、技术生命周期超过专利保护期限或技术发展阶段未进入成熟期的核心制备方法、精制（除杂）方法按照技术秘密进行保护，并设置相配套的保密制度（①签订劳动合同时设立保密条款或签订补充保密协议，约定赔偿；②对研发资料进行分级别、分权限留档和管理；③设置合理的物理或虚拟保密措施；④核心涉密人员泄密风险评估与预防措施；⑤规范在职人员对外商务活动的工作流程）进行配合，并非采用专利形式的保护。[1]即使存在申请专利的需要，也会在撰写的实施例中隐藏最优工艺条件所涉及的试验数据，仅撰写次优工艺条件，满足说明书充分公开和/或可用于争辩权利要求创造性的要求即可。以下将从制备方法专利侵权纠纷和制备方法的创造性判断两个角度出发，阐述原研药企业如何利用制备方法专利侵权诉讼以阻碍仿制药销售、法院以何种证据作为认定被控侵权制备方法的基础以及如何对具有多区别特征的制备方法进行创造性判断，以期为我国医药企业制备方法的专利布局、维权以及提高专利申请授权概率提供参考与借鉴。1.制备方法专利侵权纠纷虽然方法类专利就算发现被侵权，也较难举证，但是原研药企业若能够充分利用其药品制备方法专利向仿制药企业提起侵权诉讼，仍然能够在一定程度上阻碍仿制药销售。例如，礼来公司围绕吉西他滨（Gemcitabine）在中国共递交发明专利申请14项，其中涉及制备方法和前药等的7项专利申请获得授权，但其化合物和用途专利申请未能获得中国授权。1999年,吉西他滨在中国上市，获国家药品监督管理局批准用于治疗局部进展期或转移性非小细胞肺癌、局部进展期或转移性胰腺癌。2001年，江苏豪森药业的吉西他滨仿制药率先获得国家药品监督管理局的上市批准，随后多家国产仿制药陆续获得上市批准。为阻止中国企业生产销售仿制药、维护吉西他滨的中国市场，礼来公司利用其药品制备方法专利对多家吉西他滨的中国仿制药企业提起专利侵权诉讼。2001~2005年，礼来公司分别起诉江苏豪森药业、北京浦洋恒丰、哈尔滨誉衡和宁波天衡公司侵犯礼来公司3项吉西他滨的中间体制备方法专利，即中间体制备专利“立体选择性糖基化方法”（ZL93109045.8）、中间体分离纯化专利“提纯和分离2’-脱氧-2，2’二氟核苷的方法”（ZL95196272.8）和中间体脱保护成盐专利“1-（2’-脱氧-2’，2’-二氟-D-呋喃核糖基）-4-氨基嘧啶-2-酮盐酸盐的制备方法”（ZL95196792.4），其中，礼来公司与江苏豪森药业的专利侵权纠纷由于涉及新产品举证倒置责任、等同侵权认定、第三方鉴定报告采信、改劣设计侵权以及涉及商业秘密的不公开庭审质证方式等多项复杂法律问题，经历专利无效宣告、行政一审、行政二审、民事一审和民事二审[2]，最高人民法院最终于2010年12月就礼来公司诉豪森药业侵权案作出终审判决[3]（豪森药业所采用分离纯化吉西他滨的制备工艺不侵犯礼来公司ZL95196272.8专利权，豪森药业相对于ZL95196792.4采用的是现有技术，ZL93109045.8已被全部无效宣告，因此，豪森药业对礼来公司3项制备专利均不构成侵权），整个过程耗时10年，对国内多家医药企业司法成本和决策风险造成巨大挑战。此外，礼来公司还起诉涉案医院（威海职工医院）侵权，进一步阻碍仿制药销售。医院是抗癌药物吉西他滨的核心销售渠道，鉴于礼来公司已指控威海职工医院侵权，其他医院出于规避风险和消除影响的考虑，会降低使用仿制药的意愿，甚至放弃使用仿制药，礼来公司以此阻碍中国仿制药企业开拓核心医院市场，影响仿制药产品销售。[4]在吉西他滨中国专利侵权诉讼案中，尽管2010年12月最高人民法院判决中国企业胜诉，但中国企业实际已付出了巨大的时间代价和市场损失，吉西他滨仿制药市场推广和销售严重受阻。而对于礼来公司来说，尽管未能获得吉西他滨的中国化合物及用途专利授权，但礼来公司以吉西他滨多项制备方法专利提起专利侵权诉讼，在较长时间内有效制约了中国吉西他滨仿制药市场销售，最大程度维护了礼来公司吉西他滨品牌药的市场份额，基本实现了其中国专利布局的战略目的。此外，在药品制备方法专利侵权纠纷中，以何种证据作为认定被控侵权制备方法的基础也显得尤为重要。在无其他相反证据的情形下，通常应当推定药品在药监部门的备案工艺为其实际制备工艺；如果有证据证明该药品备案工艺是不真实的，应当充分审查该药品的技术来源、生产规程、批生产记录和备案文件等证据，依法确定该药品的实际制备工艺。对于被诉侵权药品制备工艺等复杂的技术事实，可以综合运用技术调查官、专家辅助人、司法鉴定以及科技专家咨询等多种途径进行查明。例如，在礼来公司诉常州华生制药有限公司（以下简称“华生公司”）侵害发明专利权纠纷案[5]中，华生公司于2008年向国家食品药品监督管理局提出奥氮平（Olanzapine）药品补充申请注册，在其提交的奥氮平药品补充申请注册资料中，明确记载了其奥氮平制备工艺的反应路线。针对该补充申请，江苏省药监部门分别于2009年7月7日和8月25日对华生公司进行了生产现场检查和产品抽样，并出具了药品注册生产现场检查报告（受理号CXHB0800159），该报告显示华生公司的“生产过程按申报的工艺进行”，三批样品“已按抽样要求进行了抽样”，现场检查结论为“通过”。基于此，2010年9月8日，国家食品药品监督管理局向华生公司颁发了药品补充申请批件，同意华生公司奥氮平“变更生产工艺并修订质量标准”。对于华生公司于2008年补充备案工艺的可行性，礼来公司专家辅助人在二审庭审中予以认可，江苏省科技咨询中心出具的（2014）司鉴字第02号技术鉴定报告在其鉴定结论部分也认为“华生公司2008年向国家药监局备案的奥氮平制备工艺是可行的”。因此，在无其他相反证据的情形下，应当推定华生公司2008年补充的备案工艺即为其取得药品补充申请批件后实际使用的奥氮平制备工艺。[1] 黄璐，钱丽娜，张晓瑜，等. 医药领域的专利保护与专利布局策略［J］. 中国新药杂志，2017，26（2）：139-144。[2] 该案为最高人民法院公报案例，参见最高人民法院（2002）民三终字第8号民事裁定书。[3] 参见最高人民法院（2009）民三终字第6号民事判决书。[4] 黄沛，刘伟，白红艳，等. 吉西他滨中美两国专利诉讼案对比研究［J］. 中国新药杂志，2015，24（9）：972-976。[5] 该案为最高人民法院指导案例84号，参见最高人民法院（2015）民三终字第1号民事判决书。目录（下翻查看完整目录）第1章医药新技术与新政策 1.1医药技术发展新趋势1.1.1抗体药物偶联物1.1.2双(多)特异性抗体1.1.3NTRK融合基因靶向药1.1.4膜内外蛋白降解技术1.1.5AI制药与基因疗法 1.2中国医药行业发展演变1.2.1药品注册政策与上市分析1.2.2医保谈判与集中带量采购1.2.3授权合作与尽职调查 1.3中国医药专利制度演变第2章医药专利类型与授权、确权和侵权 2.1化合物2.1.1新颖性判断规则变化2.1.2创造性判断思路与比较分析2.1.3无效宣告请求阶段的修改与举证 2.2盐2.2.1中国典型案例分析2.2.2美国典型案例分析2.2.3中美案例比较研究 2.3晶型2.3.1国内外新颖性评判标准2.3.2鉴别方法与新颖性评判案例2.3.3美国创造性评判标准与实践2.3.4中国创造性评判标准与实践2.3.5中美创造性评判差异及启示 2.4前药、代谢物和中间体2.4.1前药侵权性质认定2.4.2专利间接侵权法律制度2.4.3前药与代谢物专利侵权案例2.4.4代谢物专利布局案例2.4.5中间体专利侵权案例2.4.6启示与不同的声音 2.5医药用途2.5.1瑞士型权利要求的演进2.5.2医药用途权利要求撰写方式2.5.3中国新颖性评判标准与案例2.5.4中国创造性评判标准与案例 2.6制备方法与新产品制造方法2.6.1制备方法专利侵权与创造性判断2.6.2新产品制造方法专利侵权诉讼 2.7手性化合物2.7.1药理活性与毒副作用2.7.2中欧新颖性评判标准分析2.7.3中美创造性评判差异分析2.7.4审查差异与启示 2.8药物制剂2.8.1药用辅料发明的中美评判标准2.8.2剂型转换发明的创造性判断 2.9药物组合物2.9.1化学药组合物创造性评析2.9.2中药组合物创造性评析 2.10抗体2.10.1肿瘤免疫疗法研究进展2.10.2单抗药物市场之争2.10.3中欧专利审查“支持”问题2.10.4国外专利布局分析与举例2.10.5国外专利布局考虑因素2.10.6中欧专利审查创造性标准2.10.7对我国医药企业的启示 2.11基因与微生物2.11.1中国基因专利创造性评析2.11.2美国基因专利创造性评析2.11.3微生物可专利性演变2.11.4微生物专利无效与侵权诉讼 2.12胚胎干细胞2.12.1伦理要求变化2.12.2可专利性案例分析2.12.3中国相关法律规定2.12.4其他国家/地区相关法律规定第3章医药专利法律问题 3.1优先权认定3.1.1在后申请中缺少的技术特征3.1.2技术方案是否实质相同3.1.3在先申请是否为“首次申请” 3.2商业成功3.2.1商业成功的中美相关规定3.2.2中国关于“商业成功”的案例3.2.3美国关于“商业成功”的案例3.2.4商业成功在中国的可操作性探讨 3.3技术偏见3.3.1“肯定的”技术偏见与“消极的”技术偏见3.3.2中国无效诉讼案例3.3.3美国同族授权专利审查档案3.3.4案例分析与启示 3.4实验数据3.4.1说明书充分公开问题3.4.2补充实验数据问题3.4.3补充实验设计问题3.4.4实验数据真实性问题 3.5等同侵权3.5.1数值范围特征3.5.2封闭式权利要求3.5.3放弃的技术方案第4章医药专利法律制度 4.1药品专利链接制度4.1.1中美药品专利链接制度对比4.1.2韩国和加拿大如何选择4.1.3欧盟和印度如何选择4.1.4中国实践中可能存在的困境 4.2药品专利期限补偿制度4.2.1计算方法4.2.2适用对象4.2.3保护范围4.2.4限制规定差异 4.3Bolar例外条款4.3.1条款起源及发展状况4.3.2中国Bolar例外条款4.3.3Bolar例外条款与行政审批4.3.4仿制药研发的未来出路第5章医药专利典型案例评析 5.1张某田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案5.1.1案情概述5.1.2最高人民法院的改判5.1.3针对该案的法律分析5.1.4该案所带来的启发 5.2礼来公司诉华生公司发明专利侵权案5.2.1案情概述5.2.2针对该案的法律分析5.2.3该案所带来的启发 5.3国家知识产权局、中惠公司与众生公司发明专利权无效行政纠纷案5.3.1案情概述5.3.2光盘背景介绍5.3.3判决要旨及诉讼应对策略5.3.4新药光盘不能视为现有技术 5.4确认不侵犯专利权若干问题的分析5.4.1案情概述5.4.2法理分析5.4.3侵权比对分析5.4.4禁止反悔原则5.4.5本案带来的启发案例索引后记